PTAB在CRISPR专利案中维持博德研究所的优先权胜诉

在美国联邦巡回上诉法院（CAFC）发回重审后，美国专利审判和上诉委员会（PTAB）于周四重申其决定，认定博德研究所、麻省理工学院及哈佛大学（合称“博德”）是CRISPR-Cas9基因编辑技术在真核细胞中应用的首位发明人。CRISPR技术由加州大学伯克利分校的Jennifer Doudna与瑞典于默奥大学及德国马克斯·普朗克感染生物学研究所的Emmanuelle Charpentier共同研发，并于2020年获得诺贝尔化学奖，多年来博德与加州大学等机构（CVC）就该技术的专利权属存在激烈争议。2025年5月，CAFC发布先例性意见，撤销并发回PTAB此前将优先权判给博德的决定，认为PTAB错误地要求CVC证明其发明“已知可行”，指出构思阶段无需成功确定性，并要求按正确标准重审。尽管CAFC推翻了PTAB关于构思的认定，但维持了CVC 2012年临时申请缺乏充分书面描述的结论，认为其未充分证明对真核细胞中可操作CRISPR-Cas9系统的占有，因此CVC无法依赖早期申请主张推定的实际实施。PTAB在重审中再次表示“不认为CVC作为后申请方已证明其发明人在博德发明人实际实施前构思出权利要求1的实施方案”。PTAB首先回应了CAFC关于其原决定混淆“构思与实际实施的不同法律标准”的裁决，即原决定未考虑常规方法和技能，而过度关注CVC科学家对实验成功的不确定性陈述及系统修改建议。尽管CVC在重审中提出三项论证以证明构思，但PTAB指出CAFC的裁决并未要求仅考虑特定证据，而是需基于“优势证据的整体考量”，正如原决定所做。PTAB认为，CAFC虽指出其错误在于未考虑常规方法或技能，而过度关注CVC科学家对实验困难和成功疑虑的陈述，但并未禁止在构思的优势证据认定中考虑CVC发明人的陈述及研究实验程度。最终，PTAB基于本领域普通技术人员水平、CVC证人证词、CAFC关于书面描述的裁决及其他证据，认定“当时的普通技术人员无法仅凭CVC所称构思中的信息，在无需大量研究或实验的情况下将可操作的真核CRISPR-Cas9系统实际实施”。证据显示，CVC发明人在博德已实际实施发明后仍在确定发明的重要方面。PTAB还驳回了CVC关于博德发明人剽窃发明的主张，指出CVC需首先证明其发明人在博德之前构思出所主张的主题，而其未能做到。