Sanofi及 amici 敦促USPTO上诉委员会维持Ex Parte Baurin的ODP分析方法

美国专利商标局（USPTO）于2026年3月召集上诉审查委员会（ARP），审查2025年12月18日专利审判与上诉委员会（PTAB）在Ex Parte Baurin案中的重审决定所引发的问题。该案涉及非法定显而易见型双重专利（ODP）原则的适用，PTAB在重审中维持了其2024年11月8日的决定，撤销了审查员对美国申请号17/135,529（涉及抗体样结合蛋白）多项权利要求的ODP驳回。审查员曾依据美国专利号10,882,922作为ODP对比文件，但PTAB认为该专利申请日（2017年4月13日）和到期日（2037年4月13日，含70天PTA）均晚于系争申请（申请日2012年3月28日，因提交终端放弃声明，专利到期日不晚于2032年3月28日），故不符合ODP对比文件的要求，其 reasoning 主要基于联邦巡回上诉法院（CAFC）2024年Allergan v. MSN案的判决，即“先申请、先授权、后到期的权利要求不能被后申请、后授权、先到期且具有共同优先权日的对比文件权利要求宣告无效”，ODP原则的目的是防止通过专利上不具区别性的发明获得第二件专利以延长保护期，而非阻止先授权但后到期的专利。审查员以Allergan案理解有误为由请求重审，主张系争申请权利要求与对比文件虽不完全相同但专利上无区别，属于显而易见的替代方案，但PTAB再次支持上诉人，指出尽管本案与Allergan案事实存在差异（如无共同优先权日或同一家族申请），但Allergan的 reasoning 仍具说服力，并依职权启动由代理专利局长和PTAB首席行政专利法官组成的合议庭重审，要求 amici 就三个问题发表意见：Allergan案对本案事实的适用性及“先申请”在ODP中的认定、审查员在审查中是否应确定预期到期日以支持ODP驳回、以及单独所有权风险和防止单独所有权人对显而易见变体主张的潜在骚扰是否构成ODP驳回的独立依据。 amici 及上诉人Sanofi提交的意见支持维持Ex Parte Baurin的方法，其中Anthony Prosser的 amici brief指出，Allergan案后已有十余名法官在ODP案件中达成与Ex Parte Baurin一致的结论，该解释代表了对Allergan案的共识，应予以维持；Sanofi则强调，一旦确定对比文件不适格，ODP审查即应终止，单独所有权或终端放弃声明相关担忧不具相关性，ODP的根本目的是防止专利垄断期限的不当延长，而非基于单独所有权可能性。USPTO副局Coke Morgan Stewart表示已收到所有 amici brief，将在未来几天进行审查。