CAFC维持定向广告专利权利要求无资格 抖音胜诉

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近日作出有利于抖音（TikTok）的判决，维持了地区法院关于10Tales公司的定向内容专利权利要求根据《美国专利法》第101条不具备可专利性的裁定。该案中，10Tales公司在美国德克萨斯州西区地方法院起诉抖音及其母公司字节跳动，指控其侵犯了第8,856,030号美国专利，该专利大致涉及“基于用户社交网络信息定制或个性化内容的系统”。案件随后被转移至加利福尼亚州北区地方法院，抖音首先依据规则12(b)(6)提出驳回起诉的动议，主张权利要求1指向不可专利的主题，但地区法院以需要进行权利要求解释为由驳回了该动议。在权利要求解释令发布后，抖音依据规则12(c)提出基于诉状的判决动议，主张该权利要求根据第101条无效。地区法院虽未采纳抖音关于权利要求指向定向广告这一抽象概念的主张，但认为该权利要求“更普遍地指向基于用户社交网络信息中的用户属性向用户呈现个性化数字媒体内容的系统”，并最终认定权利要求1因限于“基于用户信息向用户呈现个性化内容”而属于抽象概念，称其相当于“跨多个领域的基于用户属性个性化内容的长期基本实践”。在Alice测试的第二步，地区法院指出权利要求1所列举的是常规步骤，并未将抽象概念转化为可专利的主题，且要素的有序组合不具备创造性，并驳回了10Tales修改起诉状的动议。10Tales就地区法院的裁定向CAFC提起上诉，主张权利要求1指向“基于系统从外部源检索的用户社交网络信息修改提供给用户的内容流”这一非抽象概念，但CAFC引用SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC案（898 F.3d 1161, 1167–68 (Fed. Cir. 2018)）指出，该主张缺乏“将权利要求从仅主张结果转变为主张实现方式所需的具体性”，认为权利要求未明确如何实现功能结果，仅描述了结果而非实现方式，因此“权利要求指向的是基础概念本身，即基于用户信息向用户呈现个性化内容”。在Alice测试的第二步，10Tales主张“从至少一个外部源检索用户社交网络信息”的限定构成足以将权利要求转化为可专利主题的创造性概念，并指出该限定曾帮助权利要求在多次有效性挑战中幸存，因为现有技术系统“未设想利用用户社交网络信息来改进数字媒体内容”，但CAFC引用Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp.案（839 F.3d 1138, 1151 (Fed. Cir. 2016)）指出“新的抽象概念的权利要求仍然是抽象概念”，第101条创造性概念的认定与第102条新颖性的证明不同。10Tales还主张“基于规则替换一个或多个数字媒体资产”的限定使“特定的限定组合具有创造性”，但CAFC以10Tales未就“基于规则的限定”提出具体解释为由，认定该“非特定的‘基于规则’的限定未将所主张的发明限于特定类型的修改或替换，因此在第二步中未提供创造性概念”。