美国联邦巡回上诉法院维持因遗漏共同发明人导致专利无效的判决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就一起首例案件作出先例判决，维持地区法院关于两项专利因遗漏共同发明人而无效的即决判决。Fortress Iron LP拥有美国第9,790,707号和第10,883,290号专利，均名为“Vertical Cable Rail Barrier”。这两项专利所涉发明的最终设计由Fortress的两名员工及该公司质量控制合作方泉州Yoddex建材有限公司（YD）的两名员工共同构思。2021年1月，Fortress起诉Digger Specialties Inc.专利侵权，诉讼过程中Digger发现YD员工Hua-Ping Huang和Alfonso Lin对发明有贡献，Fortress遂依据《美国法典》第35编第256(a)条申请追加二人作为共同发明人。Lin成功被追加，但因无法联系到Huang而未能追加。双方均提出即决判决动议，地区法院最终支持Digger关于因发明人错误导致专利无效的动议，驳回Fortress追加Huang为发明人的部分即决判决动议。上诉中，Fortress主张地区法院错误认定Huang为第256(b)条下的“利害关系方”，认为追加Huang仅对其有利，且Huang无起诉的宪法诉权。CAFC驳回上述主张，指出发明人在专利程序中处于核心地位，作为“公认被遗漏的共同发明人”，Huang属于法定“利害关系方”，必须在更正发明人前获得通知和听证机会。CAFC认为第256(b)条规定的程序保护是救济的前提，而非形式；不能仅凭推测认定Huang是否受影响，且宪法诉权与“利害关系方”是不同概念。关于第256条作为“救济条款”的主张，CAFC强调其仅在符合法定要求时才适用。CAFC维持地区法院对Digger即决判决的支持，依据第101条认定专利因发明人错误而无效。法院解释，第256(b)条暗示当遗漏发明人的错误无法更正时，专利无效；第101条与第100(f)条及256(b)条结合理解，要求多发明人发明需列出所有发明人，“Whoever”不意味着少于全部。Fortress提出的《美国发明法案》废除第102(f)条支持无需列出所有共同发明人的主张亦被驳回，因第102(f)条仅涉及非发明人无权获得专利，不涉及实际发明人是否需被列出。最终，因Huang作为共同发明人未被列入专利，两项专利被认定为无效。