教授们就PTAB关于ODP的重审决定审查提出反对意见

美国专利商标局（USPTO）网站已公布Ex Parte Baurin案的法庭之友简报，该案涉及专利审判和上诉委员会（PTAB）2025年关于显而易见型双重专利（ODP）的重审决定，目前正由上诉审查小组（ARP）进行审查。多数法庭之友支持PTAB的分析，但Mark Lemley教授和Lisa Larrimore Oullette教授提交的简报称，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的先例支持审查员的驳回决定，且Allergan案的判决在此不适用。背景方面，USPTO于上月宣布依职权召集ARP审查2025年12月18日发布的重审决定，该决定驳回了审查员对2024年11月8日PTAB决定的复议请求，PTAB此前撤销了对美国申请号17/135,529（涉及抗体样结合蛋白）多项权利要求的ODP驳回。PTAB认为审查员依赖的对比专利（美国专利号10,882,922）因申请日和到期日均晚于本案申请，并非合适的ODP对比文件，其依据是Allergan USA, Inc. v. MSN Labs案（Fed. Cir. 2024）的判决，该判决指出“先申请、先授权、后到期的权利要求不能被具有共同优先权日的后申请、后授权、先到期的对比权利要求宣告无效”，并解释ODP原则旨在防止专利权人就专利上不具区别性的发明获得第二项专利以延长保护期，而非阻止先授权但后到期的专利。审查员以PTAB“误解”Allergan案判决为由请求重审，称对比专利与本案申请的权利要求虽不完全相同但专利上无区别，且本案申请权利要求对本领域技术人员而言是显而易见的替代方案；申请人则主张对比专利申请日（2017年4月13日，对应申请号15/487,243）晚于本案申请（2012年3月28日，对应申请号13/433,033），且因提交了终端放弃声明，本案申请专利到期日不晚于2032年3月28日，而对比专利法定保护期至2037年4月13日并获得70天专利期限调整（PTA）。PTAB在重审中再次支持申请人，称尽管Allergan案事实与本案不同（对比专利与本案申请无共同优先权日且非同一申请家族），但其推理具有说服力。Squires召集ARP的命令要求法庭之友解决三个问题：Allergan案对本案事实的适用性及不同事实下ODP中的“先申请”认定；审查员在审查期间是否应确定预计到期日以支持ODP驳回；单独所有权风险及防止单独所有权人对显而易见变体主张的潜在骚扰是否构成ODP驳回的独立依据。ARP小组由Squires（代理专利专员及PTAB首席行政专利法官）组成。Lemley和Oullette教授援引In re Fallaux和In re Hubbell等案，称CAFC“多次维持对比专利优先权日和专利期限申请日晚于受审查申请的ODP驳回”，并敦促ARP支持审查员的ODP驳回；而PTAB另一小组在In re Baumeister案中依据Fallaux案得出与Baurin案相反结论。支持PTAB分析的法庭之友Anthony Prosser承认Baumeister案，但认为其基于2009年的司法意见，对本案事实“适用性有限”，并指出Fallaux案主要关注ODP驳回的双向或单向测试，而非对比专利是否合适，且Baumeister案正在CAFC上诉等待进一步“澄清”。Lemley和Oullette还称Allergan案事实与本案“几乎不相似”，本案对比专利来自独立申请家族且与上诉申请无共同优先权日，而Allergan案中受挑战专利是优先权链中的先申请，后续申请 derivative of 被攻击的专利，且Allergan案专利先授权，本案对比专利在上诉申请尚未授权前已授权。他们还主张“双重专利是一种日益普遍的做法”，并警告若支持Baurin小组的裁决，“将消除对某些高风险专利在独立申请家族中专利上无区别专利的重大制约”，且反对更严格双重专利限制的观点称其损害创新和后续发明专利激励的说法缺乏实证支持，“未证明当前规则相比更严格做法对美国经济更有利”。其他提交简报的法庭之友包括生物技术创新组织、佳能公司等、再生元制药等、哥伦比亚特区律师协会知识产权部、Michael O’Brien、美国药品研究与制造商协会、葛兰素史克、安进公司及日本制药商协会。