CAFC维持地方法院对控制器专利的无效判决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周二就Definitive Holdings, LLC诉Powerteq LLC案作出先例性判决，维持了美国犹他州地区法院对Definitive Holdings专利的简易判决无效。地方法院认定，该专利的主张权利要求根据《美国发明法案》（AIA）生效前的35 U.S.C. § 102(b)规定无效。该判决由Cunningham法官主笔，Moore首席法官和Dyk法官共同参与。争议涉及美国第8,458,689号专利，该专利保护发动机控制器软件升级的方法和装置，描述了一种连接到发动机控制器的设备，可替换部分原厂发动机控制软件数据块同时保留原厂软件镜像。该专利的优先权日为2001年3月30日，因此销售禁止的关键日期为2000年3月30日。Definitive Holdings曾起诉Powerteq侵犯该专利的第1、12、21、23、27、28、31和32项权利要求。Powerteq依据AIA生效前的35 U.S.C. §§ 101、102(b)和112条提出简易判决无效动议。关于§ 102(b)，Powerteq主张至少在1996年，第三方Hypertech Inc.销售的Hypertech Power Programmer III设备已包含所有主张权利要求的技术特征。Definitive Holdings未对Powerteq主张的事实提出异议，而是认为动议所依据的事实依赖“不可采证据”，包括Hypertech Inc. CEO Ramsey先生的 deposition证词、Power Programmer III的源代码及基于该源代码的专家声明。在上诉中，Definitive Holdings称地方法院错误依赖不可采传闻证据，并主张§ 102(b)销售禁止应限于明确披露现有技术设备功能的销售。其认为Ramsey先生关于设备销售和源代码的证词因缺乏个人知识违反《联邦证据规则》602条而不可采。CAFC认为，Ramsey的第一手证词充分证明其能够认证设备销售记录，进而表明设备在关键日期前已上市，且“合理陪审员可根据Ramsey证词得出其对Hypertech记录保存实践有个人知识的结论”。Definitive Holdings还质疑源代码的可采性，称其为不可采传闻。CAFC反驳称，传闻是为证明所主张事实而提出的庭外陈述，而源代码命令本身并非为证明事实，因此不属于传闻；源代码中的注释和描述可能构成传闻，但命令本身不属此列，故地方法院考虑基于源代码命令的专家证词并无不当。此外，Definitive Holdings主张即使销售记录和源代码可采，简易判决仍不适当，因缺乏设备销售证据。CAFC认为，销售记录结合Ramsey的第一手证词表明设备早在1996年（远早于关键日期）已销售，销售记录显示1990年代该设备用于特定车型，1996年包装中的安装指南包含相同车型的安装说明，“据此证据，无合理陪审团会认为源代码在2000年3月30日前未在PP3中实施”。Definitive Holdings还称地方法院不当适用了清晰且有说服力的证据标准，CAFC予以驳回，指出“间接证据并非次于直接证据”，“直接或间接证据均可佐证公开使用以满足举证责任”，且Definitive Holdings未提供相反证据，仅对事实陈述的证据可采性提出异议。最后，Definitive Holdings主张即使Hypertech Inc.在优先权日前一年以上销售了包含主张权利要求的设备，该设备也不构成现有技术，因根据AIA生效前的§ 102(b)，现有技术必须向公众披露如何实施专利方法。CAFC解释“触发销售禁止不‘要求销售向公众公开发明细节’”，问题不在于销售时是否披露发明，而在于销售是否涉及体现发明的设备。本案中，Hypertech Inc. “直接向公众销售实施主张方法和使用主张装置的能力”，故CAFC认为Definitive Holdings的所有主张均不具说服力，维持地方法院基于AIA生效前35 U.S.C. § 102(b)作出的专利无效判决。