联邦巡回上诉法院撤销PTAB显而易见性裁定并认定实际利益方异议不可审查

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Federal Express Corporation诉Qualcomm Incorporated案中发布了一项先例性裁决，撤销了美国专利商标局（USPTO）专利审判和上诉委员会（PTAB）关于联邦快递公司某专利部分权利要求因显而易见性而不可专利的裁定。同时，CAFC认定其无法审查PTAB拒绝就多方审查（IPR）申请中是否识别所有实际利益方作出认定的决定。法院指出，“声称超出法定管辖权的指控与机构启动IPR决定相关的法规适用和解释密切相关，仅此不足以克服§314(d)的审查障碍”。涉案专利为联邦快递拥有的美国专利No.8,766,797，涉及通过传感器获取货物信息的系统和方法，包括接收传感器信息、分析访问规则以确定授权并基于规则限制访问等独立权利要求，以及延迟报告传感器信息的从属权利要求。2021年2月，联邦快递在特拉华州地区法院起诉Roambee Corporation侵犯包括’797专利在内的六项专利，Roambee因此获得一年内向PTAB提交IPR申请的窗口期。在截止日当天，未参与该诉讼的高通公司提交IPR申请挑战其中四项专利，但未将Roambee列为实际利益方。联邦快递反对IPR的启动，主张高通未列出Roambee作为实际利益方使得PTAB无权考虑该申请，但PTAB不同意并启动审查，后又驳回联邦快递终止程序的动议，认为在无需解决该问题即可推进程序的情况下，不必确定未具名方是否为实际利益方，并以高通在Roambee的窗口期内提交申请为由，认定不存在时效障碍（除非存在恶意或博弈行为），最终裁定所有被挑战权利要求因现有技术组合而显而易见。上诉中，联邦快递主张PTAB未审查实际利益方识别问题构成越权，而高通与USPTO局长则认为该异议因IPR启动决定不可上诉而被排除司法审查。CAFC认同实际利益方异议不可审查，解释该要求是IPR启动的前提且与启动决定密切相关，依据最高法院先例，此类与启动决定相关的法规适用和解释问题不可审查，即便联邦快递质疑PTAB拒绝作出认定的权限，该挑战最终仍指向启动决定本身，故受§314(d)禁止。关于显而易见性裁定的实体问题，双方均认可争议焦点为PTAB是否错误认定’797专利的权利要求6、17和28因两项现有技术组合而不可专利。PTAB的裁定基于其认为联邦快递未对此提出异议，但双方均确认联邦快递实际提出了异议。CAFC认为，PTAB因未考虑联邦快递的论点而应撤销该显而易见性裁定，指出行政机关需提供“充分且合理的决策解释”以保障“有意义的审查”。由于PTAB未考虑不可专利性的抗辩理由，也未确定现有技术是否满足相关权利要求的限制，存在未解决的事实争议，故CAFC撤销该裁定并将案件发回PTAB重审，要求其考虑权利要求的专利性相关论点。