计算机和汽车行业敦促美国最高法院废除PTAB的“既定预期”原则

近日，代表美国专利审判和上诉委员会（PTAB）大部分单方复审（IPR）程序主要申请人的一系列计算机和汽车行业贸易组织向美国最高法院提交法庭之友意见书，敦促最高法院批准谷歌的调卷令申请，以挑战由现任美国专利商标局局长John Squires发展的PTAB“既定预期”原则。该意见书重申了谷歌关于美国专利商标局法定权限的多项调卷令论点，这些论点可能削弱Squires局长任期内迄今在专利所有权确定性方面取得的改进，正如面临与服务器迁移解决方案开发商VirtaMove类似PTAB挑战的独立发明人所指出的。谷歌的调卷令申请源于今年1月联邦巡回上诉法院的一项两页裁决，该裁决驳回了谷歌针对PTAB驳回其挑战VirtaMove的美国第7519814号专利（“应用集容器化系统”）IPR申请的强制令救济请求。PTAB驳回谷歌申请的部分理由是VirtaMove对已生效14年的专利权具有既定预期。联邦巡回上诉法院以谷歌未能根据2019年Celgene Corp. v. Peter案证明其有权获得救济为由驳回了强制令申请，该案认为《美国发明法案》（AIA）设立的IPR程序即使 invalidate 了AIA生效前授予的专利权，也不构成违宪征收。尽管Celgene案未涉及驳回立案决定的限制问题，但联邦巡回上诉法院援引该案并指出其同样驳回了其他挑战PTAB“既定预期”原则的强制令申请。今年4月，谷歌提交调卷令申请，提出两个供最高法院审查的问题：当相关专利法规允许在专利整个有效期内进行行政审查时，美国专利商标局是否缺乏基于专利“既定预期”驳回有效性挑战的法定权限；以及联邦司法机构是否有权审查美国专利商标局基于与法规相悖的理由作出的IPR驳回决定。支持谷歌申请的最新法庭之友意见书（由前美国专利商标局代理局长Joseph Matal担任记录律师）认为，美国专利商标局的“既定预期”原则不仅违反了该机构的授权法规。意见书称，“为避免夸大美国专利商标局领导层在过去一年对[AIA]专利审查造成的破坏”，实际上，若专利已生效至少六年，其有效性就无法通过PTAB的IPR程序提出挑战。据该意见书，基于“既定预期”的IPR驳回达201起，另有302起IPR和 post-grant review（PGR）申请因机构自由裁量权被驳回，这正在“瓦解国会制定的专利有效性审查体系”。意见书还指出，美国专利商标局改变了关于当事人在被提起专利侵权诉讼后提交IPR申请的期限规则。尽管《美国法典》第35编第315(b)条明确规定了提交IPR申请的一年期限，但美国专利商标局在分析自由裁量驳回IPR申请的条件时，会考虑审理平行侵权诉讼的美国地区法院的审理时间统计数据，即使已满足法定时限。自去年3月该机构正式颁布新时限规则以来，已有280起IPR和PGR申请因此被驳回。这些规则可能对在得克萨斯州东区提起诉讼的专利所有人有利，该地区的平均审理时间约为22个月，根据美国专利商标局的新时限规则，被告仅剩四个月时间提出有效性挑战。围绕第三方禁反言和转让人禁反言的其他法外规则进一步加剧了这一情况，自新时限规则确立以来，因自由裁量原因被驳回的IPR或PGR申请总数达770起。正如独立发明人Molly Metz和资深知识产权 strategist Erich Spangenberg在今年5月的IPWatchdog文章中强调的，关于“既定预期”原则的这些争论有一定道理，但谷歌及类似公司发起挑战的时机引发了尖锐问题。PTAB的决策通过Sotera或Fintiv等被该机构指定为先例的 doctrinal 案件形成。如今，“既定预期”原则（实际上为像Metz这样的独立发明人提供了他们声称本可挽救其业务前景的专利所有权确定性）成为谷歌申请的攻击目标，Metz质疑支持谷歌立场的团体是否在倡导对美国专利制度的整体积极改进。该贸易组织的意见书列出的法庭之友包括计算机与通信行业协会（CCIA）、高科技发明人联盟（HTIA）和US*MADE。谷歌是CCIA和HTIA公开列出的成员，这两个组织的成员包括PTAB的主要IPR申请人：三星、苹果、微软、英特尔、美光、思科、康卡斯特均位列IPR申请人前十，并是其中一个或两个组织的成员。该意见书的其他法庭之友还包括汽车创新联盟，其成员包括福特汽车公司，后者是美国汽车制造商中IPR申请量最大的公司。福特以及CCIA和HTIA的若干成员也是US*MADE的成员，该组织还声称其他未在此提及的主要IPR申请人为其成员。在CCIA/HTIA提交意见书的同一天，PTAB律师协会也提交了法庭之友意见书，敦促最高法院批准谷歌的申请。该协会代表参与IPR程序双方的律师，在很大程度上重申了汽车和计算机行业提出的相同论点。PTAB律师协会补充称，美国专利商标局取代联邦立法机构引入自由裁量因素的权限，已构成宪法问题，因为