联邦巡回上诉法院推翻对Valve的IPR禁反言裁决，认定搜索证据不足且存在事后偏见

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就Ironburg Inventions Ltd.诉Valve Corporation案作出先例性裁决，推翻了地区法院禁止Valve在审判中主张两项无效理由的禁反言裁定。Hughes法官撰写的多数意见认为，地区法院对其中一项无效理由的禁反言依赖了不充分的证据，而对另一项则未能充分考虑事后偏见。Stark法官发表了 concurring opinion（并存意见）。Ironburg拥有涉及手持视频游戏控制器的美国第8,641,525号专利，其于2015年起诉Valve的Steam控制器侵权。Valve曾于2016年提起多方复审（IPR），PTAB部分立案并于2017年作出最终书面决定。2021年陪审团裁定Ironburg胜诉，Valve需赔偿约403万美元。第三方Collective Minds Gaming Co. Ltd.（CMG）随后提起IPR，提出基于Kotkin（US 2010/0298053）以及Willner（US 6,760,013）、Koji（JP-A H10-020951）与Raymond（US 5,773,769）组合的两项新显而易见性理由。Valve在地区法院诉讼中试图引入这些理由，Ironburg依据35 U.S.C. § 315(e)(2)主张IPR禁反言。此前CAFC在Ironburg I案中已发回重审，指出禁反言的举证责任在Ironburg，并认为CMG的IPR申请本身不足以证明禁反言，因缺乏其申请前搜索勤勉性的证据。重审中地区法院依赖Valve的Landon IP和Cardinal IP搜索记录，于2024年5月再次准予禁反言，Valve再次上诉。CAFC认为地区法院的结论证据不足：对于Kotkin理由，Landon IP的分类搜索返回26,333篇日文文献，法院指出“仅分类搜索返回数量庞大的结果时，禁反言还需更多证据”，且地区法院未考虑Landon IP进行的45次关键词搜索，而常规做法是通过关键词和引文搜索缩小范围，故推翻该禁反言。对于Willner-Koji-Raymond理由，Cardinal IP的Seth Greenia在2023年的初始搜索中，其搜索字符串3使用无日期限制的前后引文搜索，返回了Valve 2016年申请后公开的文献，进而影响后续关键词和分类选择。地区法院仅因Greenia称未事先知晓相关参考文献就认定无事后偏见，CAFC认为这是错误的。虽Brian Hameder的声明补充了日期过滤，但仅针对已被排除的搜索字符串，CAFC认为“亡羊补牢”，初始搜索无法证明申请时本领域技术人员可发现相关文献。此外，补充分类搜索因“为寻找另一未发现的参考文献”而进行，也不具证明力，故该禁反言亦被推翻。Stark在并存意见中强调，根据Ingenico案，专利权人证明无效理由的可发现性（discoverability）不能仅通过证明现有技术参考文献的可找到性（findability），还需证明本领域技术人员基于找到的参考文献能合理发现该无效理由，此分析具有事实和背景依赖性，需由地区法院和PTAB进一步发展。