USPTO就连续申请家族中的双重专利和专利期限调整阐明立场

美国专利商标局（USPTO）在Ex parte Corteva Agriscience LLC案（再审查控制号90/019,130；专利号10,947,555 B2）中的最新进展，澄清了在包含多个连续申请和不同专利期限调整（PTA）的专利家族中，显而易见型双重专利（ODP）的认定标准。该案建立在联邦巡回上诉法院先前的In re Cellect案和Allergan USA Inc. v. MSN Laboratories案的基础上。在In re Cellect, LLC（81 F.4th 1216 (Fed. Cir. 2023)）中，法院指出，判断是否构成双重专利时，应以包括PTA在内的专利到期日为准，而非申请日或授权日，即使后申请、后授权的专利也可挑战先申请、先授权的专利。而在Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.（111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024)）中，法院进一步明确，即使PTA导致先申请专利的到期日晚于后申请的连续申请，后申请的连续申请也不能用于挑战先申请专利，因为家族中的原始专利设定了“最长独占期”，到期日不晚于原始专利的子专利不应被认定为ODP。在Corteva案中，专利审判与上诉委员会（PTAB）区分了Cellect案并扩展了Allergan案的原则，认为如果子专利（本案中的’555专利）的到期日不晚于家族中原始专利（包括其获得的PTA）的到期日，则该子专利不构成ODP。审查员曾主张，根据Cellect案，’555专利（拥有257天PTA）因参考专利’283到期更早而无效，但专利所有人指出，最早授权的’733专利拥有360天PTA，因此’555专利的到期日早于’733专利，PTAB支持了专利所有人的观点，认为原始专利的期限设定了“最长独占期”，只要子专利未超出该期限，即使其并非家族中第一个连续申请，也不构成ODP。尽管Corteva案涉及的是第一个子专利，PTAB的推理表明该原则可能适用于后续子专利，但明确对一些边界情况未作定论，例如当较晚的子专利获得的PTA多于较早的子专利并导致其到期日晚于原始专利时，ODP是否适用；以及双重专利认定中具体到期日、PTA授予情况和各专利中是否提交终端放弃声明的影响。此外，PTAB还驳回了审查员关于必须在家族所有专利中提交终端放弃声明的主张，认为在较晚申请的专利中提交放弃声明已足够，这似乎与《专利审查程序手册》（MPEP）§804.I.B.1中“仅在一个申请中提交终端放弃声明是不够的”的规定相矛盾。该案对专利所有人和从业者的启示包括：需仔细跟踪家族所有成员的PTA授予和到期日；在可能到期日晚于原始专利的连续申请中可考虑主动提交终端放弃声明，但如果子专利到期日更早则可能无需提交，并可对审查员要求在被挑战专利和参考专利中均提交放弃声明的要求提出质疑；在诉讼尽职调查中，应依据Corteva和Allergan案的裁决，关注包括PTA在内的实际到期日而非仅申请日或授权日；分案申请在某些双重专利驳回中享有安全港；以及这些案件澄清了实施者可能通过再审查挑战阻碍性专利的情形。