CAFC维持PTAB对索尼IPR案件中专利显而易见性的认定

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周五就Intellectual Pixels Limited诉Sony Interactive Entertainment LLC案作出先例性判决，维持了专利审判和上诉委员会（PTAB）关于美国第10,681,109号专利第1至12项权利要求因显而易见而不具可专利性的决定。该裁定是在PTAB根据此前联邦巡回上诉法院的发回重审指令发布第二份最终书面决定后作出的。Intellectual Pixels Limited（IPL）拥有'109专利，该专利涉及使用外部视觉服务器生成数字图像的方法。索尼互动娱乐有限责任公司请求对'109专利的第1至18项权利要求进行多方复审（IPR），IPL随后放弃了第13至18项权利要求，仅留下第1至12项权利要求作为争议焦点。索尼的申请主要依赖美国第6,409,602号专利（Wiltshire），该专利公开了一种完全由服务器托管的游戏系统，服务器与独立的客户端终端通信，其中服务器执行游戏程序、生成图像（如压缩的MPEG视频流）并传输给客户端。在PTAB的第一份最终书面决定中，委员会支持IPL，认为Wiltshire未公开权利要求中的“生成”限制，因其仅显示服务器选择预先存在的图像而非创建新图像，且未对“压缩”限制作出认定。2023年，IPL在第一次上诉中获胜，联邦巡回上诉法院以缺乏实质性证据为由撤销了PTAB关于“生成”限制的认定，指出Wiltshire明确公开了与《Doom》兼容的游戏玩法，而双方均认可《Doom》需要实时生成新图像，案件因此被发回重审。重审后，PTAB遵循联邦巡回上诉法院的指令，认定Wiltshire对《Doom》兼容游戏玩法的公开满足了“生成”限制，并首次认定Wiltshire新生成的图像以压缩MPEG流的形式传输给客户端设备。PTAB认为，结合美国第6,404,817号专利（Saha）对MPEG压缩标准的描述，满足了权利要求1、3至12的“压缩”限制；权利要求2则因Wiltshire与Saha的组合以及一篇关于非对称数字用户线路标准的IEEE文章而被认定为显而易见。IPL主张PTAB在重审中超出联邦巡回上诉法院的指令范围处理“压缩”限制，认为PTAB此前关于Wiltshire对压缩流内容未作披露的陈述已对其有利，且PTAB的显而易见性认定缺乏实质性证据支持。Dyk法官代表法院驳回了上述主张，依据指令规则指出，只有在先前诉讼中“实际决定（无论是明确还是必然暗示）”的问题才在重审中被排除，而PTAB的第一份决定仅基于“生成”限制，未将“压缩”限制作为独立裁决依据，因此“压缩”限制不属于原判决范围，也未在第一次上诉中提交联邦巡回上诉法院。法院重申“Article III法院审查判决而非意见”，即不构成判决基础的问题不在上诉范围内，并区分了IPL所依赖的Bitmanagement Software GmbH诉美国案，指出该案中争议的认定实际构成了先前上诉所审查判决的基础，而本案中PTAB对压缩流的提及仅为附带说明。关于实质性证据问题，法院认为PTAB对Wiltshire和Saha的组合支持了权利要求1、3至12的显而易见性结论，Wiltshire公开了通过MPEG流向客户端传输压缩图像，Saha提供了本领域技术人员会应用的压缩和解压缩技术标准，且PTAB依赖了专家证言表明普通技术人员会将Saha的压缩标准与Wiltshire的系统相结合。最终，联邦巡回上诉法院全面维持了PTAB的决定，确认'109专利第1至12项权利要求不具可专利性，并判定由索尼承担诉讼费用。