美国联邦巡回上诉法院因权利要求解释错误撤销专利权人胜诉判决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周一发布一项先例性判决，撤销了德克萨斯州西区法院对Nine Energy Service Inc.的专利侵权判决。法院认为，地方法院对NCS Multistage公司专利的两个术语解释错误，且NCS所依赖的早期销售行为根据《美国发明法案》（AIA）不构成公开披露。NCS指控Nine的BreakThru套管漂浮装置侵犯其第10,465,445号美国专利（名称为“套管漂浮工具”，涉及石油和天然气井眼中套管柱插入技术）。陪审团曾裁定Nine直接侵犯第28、29项权利要求，诱导侵犯其他多项权利要求，且未能证明权利要求无效，地方法院据此作出对NCS有利的判决。然而，联邦巡回上诉法院在上诉中发现，侵权判决基于对“internal diameter”（内径）术语的错误解释。地方法院曾认定该术语的通常含义可同时指测量直径和内表面，允许其在同一权利要求的不同部分具有不同含义。联邦巡回上诉法院驳回了这一做法，解释称存在一项推定，即除非说明书或审查历史明确另有规定，否则相同的权利要求用语在整个专利中应具有相同含义。本案中，法院认为上述两个来源均未提供明确依据，“从内在证据来看，无法明确‘内径’在权利要求的不同部分具有不同含义”。NCS主张部分“内径”应指套管内表面，因其专利描述内径定义流体通道，但Nine提出的“直径为穿过套管的测量线”的解释同样与该描述兼容。审查历史也未表明专利权人有意以两种不同方式使用该术语。在审查过程中，NCS通过主张现有技术Gano的破裂盘附着于倾斜表面而非与套管柱内径平行的区域来区分Gano专利，联邦巡回上诉法院认为，无论“内径”指测量直径还是内表面，该区分均成立。因此，CAFC裁定“‘内径’的通常含义是穿过套管柱宽度的‘测量直径’”。Nine主张其BreakThru破裂盘附着于倾斜表面，因此不平行于测量直径，但联邦巡回上诉法院指出，装置表面可能存在陪审团认定为相关附着位置的较小部分。由于经修正的权利要求解释的正确适用涉及事实问题，合议庭下令就侵权问题重审，而非直接判Nine胜诉。联邦巡回上诉法院还驳回了地方法院对“casing string”（套管柱）的解释，即“通常”外径至少为4.5英寸且用于衬砌井眼以便无限制地部署井下工具的管道。CAFC认为，尽管4.5英寸在事实上可能是常见的套管尺寸，但专利并未设定该阈值。说明书通常根据功能描述套管柱，未作尺寸限制；提及尺寸时使用“许可性”语言，并明确承认可能存在4.5英寸以外的尺寸。NCS援引行业目录称至少4.5英寸的套管产品比更小尺寸更常见，但法院表示，关于行业普遍做法的外部证据不能凌驾于说明书的更广泛披露之上，“NCS立场的问题在于，即使这些目录构成定义性通常含义的证据而非单纯的普遍性，任何此类定义也与说明书明确矛盾”。地方法院将常见尺寸纳入权利要求解释，“影响了天平”，可能影响陪审团对Nine现有技术抗辩的评估。该抗辩围绕TCO Group AS于2012年8月向Apache出售的TDP-PO工具及Apache于2013年1月在井作业中的使用展开。NCS曾主张TDP-PO工具因尺寸小于4.5英寸而不满足套管柱限制，联邦巡回上诉法院移除该尺寸限定后，将实质性改变发回重审时的无效性审查。合议庭还裁定，TDP-PO的销售及Apache后续使用依法构成现有技术。NCS试图援引AIA第102(b)(1)(B)条例外，指出其自身于2012年7月向Tundra出售AirLock装置的行为。根据该条款，当相同主题先前已由发明人或从发明人处获得该主题的人公开披露时，在一年宽限期内进行的某些第三方披露不被视为现有技术。联邦巡回上诉法院依据2024年Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd.案的判决解释，商业销售不一定构成法定例外所指的“公开披露”，相关问题在于该披露是否使公众能够获得发明的相关特征。NCS的销售未满足该标准：AirLock私下出售给单一客户，交付时置于需切开的密封黑管内，随附技术文件标有保密标记，无证据表明该装置广泛分发、可供公众检查或以向Tundra以外人员传授发明相关方面的方式披露。因此，NCS不能利用AirLock交易将后续TDP-PO行为排除出现有技术范围。法院未直接判定专利权利要求无效，因NCS提出了支持陪审团无无效性裁决的其他论点，且Nine未证明这些理论在法律上不充分，故需重审。最后，关于Nine提出的地方法院滥用自由裁量权排除某些 discovery 文件的主张，合议庭维持了对在事实 discovery 期结束前两天才提交的涉及TCO向Maersk可能销售的文件的排除决定，指出“我们不认为，地方法院在事实 discovery 期间但临近结束时才披露文件，导致对方当事人无